Interviewé par Place des réseaux, Martin Le Pechon, avocat à la cour de Paris, nous expose la procédure et les principales erreurs à éviter.
La procédure de dépôt : 3 étapes
Demande d’enregistrement auprès de l’INPI :
Le retrait du formulaire de dépôt de marque s’opère auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). Vous pouvez déposer cette demande par voie postale ou par télécopie. Il y a plusieurs antennes de l’INPI en France mais vous pouvez aussi déposer votre demande auprès du greffe du tribunal du commerce de votre ville.
Il vous faut intégrer dans ce formulaire le nom de la marque, son logo et préciser les classes de produits ou de services pour lesquels on demande une protection.
Consultez le site de l’INPI
Examen préalable de l’INPI :
L’INPI va vérifier les conditions de forme du dépôt en veillant à ce que le signe déposé soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Durant les deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, le propriétaire (ou le licencié exclusif) d’une marque peut faire opposition devant le directeur de l’INPI s’il estime que la marque postérieure porte atteinte à ses droits. À l’issue de la procédure d’opposition qui revêt un caractère obligatoire, le directeur de l’INPI statut sur le bien fondé de la demande et peut, le cas échéant, refuser d’enregistrer totatlement ou partiellement la marque postérieure. Sa décision est susceptible de recours devant la cour d’Appel.
Inscription de la marque au registre officiel de la propriété industrielle :
La demande de dépôt est enregistrée et la marque est inscrite au registre national des marques. À partir de ce moment, les droits du propriétaire de la marque sont opposables à un tiers, par exemple pour contrefaçon.
Cette démarche peut-être effectuée au niveau européen : le dépôt communautaire de la marque se réalise auprès de l’OHMI (Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur). Elle permet de protéger la marque sur l’ensemble du territoire européen, une démarche indispensable pour les groupes travaillant à l’international. La procédure reste la même qu’auprès de l’INPI, le coût est plus cher mais reste bien moins important qu’un dépôt successif dans chaque pays de la zone européenne.
Dépôt et gestion de la marque : les 7 erreurs à éviter
Lors du dépôt de marque :
• Ne pas faire de recherche de similitude :
Pour sécuriser au maximum le dépôt d’une marque, mieux vaut vérifier que son nom n’a pas déjà été déposé ou qu’il ne ressemble pas trop à un autre.
Vous pouvez effectuer cette démarche à l’INPI, il vous suffit de faire une recherche par marques identiques et par marques similaires. On obtient souvent une dizaine de marques assez proches. Pour évaluer au mieux le risque encouru en déposant votre marque, vous pouvez faire appel à un spécialiste avocat ou conseiller en propriété industrielle.
• Déposer la marque dans une mauvaise classe de produits ou de services :
Veillez à une protection maximale de la marque dans le cadre précis de votre activité. Vous devez donc analyser soigneusement le contenu de chaque classe proposée par l’INPI. Inutile de déposer votre marque dans toutes les classes ! Néanmoins essayez de vous projeter dans l’avenir, anticipez quelles activités vous pourriez, à termes, développer pour orienter votre entreprise.
Dans la gestion de la marque :
• Oublier le renouvellement d’enregistrement :
Si vous ne renouvelez pas le dépôt de votre marque tous les 10 ans, le signe devient disponible et un tiers peut déposer votre marque.
• Ne pas réagir face à l’usage d’une marque contrefaisante :
Si vous tolérez l’usage d’une marque postérieure à la vôtre et contrefaisante pendant 5 ans, il n’y aura plus de recours possible en contrefaçon.
• Laisser une marque en jachère :
Si une marque n’est pas exploitée à compter de son enregistrement et ce pendant 5 ans, elle peut faire l’objet d’une action en déchéance. Un tiers peut déposer la marque.
• Déposer la marque en co-propriété:
Déposer une marque à plusieurs est possible, mais cette solution n’est guère conseillée. En effet, la marque est alors soumise au régime d’indivision (art. 815 du Code Civile). Si l’un des propriétaires de la marque souhaite récupérer ses droits, il faut souvent désigner un mandataire pour régler les conflits entre les différents propriétaires.
Sommaire du dossier
• Pourquoi créer une marque pour son réseau ?
• Marque enseigne ou marque signature : que choisir ?
• Comment gérer au mieux la marque ?